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美國專利申請final OA的處理方式
[薦]

  • 分類:韋恩動態
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2021-02-26 13:53
  • 訪問量:

【概要描述】

美國專利申請final OA的處理方式

[薦]

【概要描述】

  • 分類:韋恩動態
  • 作者:
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  • 發布時間:2021-02-26 13:53
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詳情

    Q:在美國專利申請中,收到final OA后,要想繼續努力以便最終授權的話,有哪幾種應對方式可選?各有何優缺點?每種應對方式各自適合于什么情況?

    A:

    下表中的RCE、CA和CIP的含義:

    RCE:Request for Continued Examination 繼續審查請求

    CA:Continuing Application延續申請

    CIP:Continuing-in-part Application部分延續申請

     

    final OA的答復時機:

   自final OA發文日起三個月內(不需要繳納延期費。以下稱為免費答辯期)、或者自final OA發文日起六個月內(后三個月需要繳納延期費)、但不能超過自final OA發文日起六個月,應盡早提交新的書面答復以獲得授權,或者獲得審查員的傾向性意見(Advisory Action ,即AA,需要申請人在收到final OA兩個月內書面答復才能收到AA)。

       

    總的原則:

    收到final OA后,在final OA發出之日起兩個月內答復,答復final OA時,只能把權利要求修改到符合授權條件,雖然也可能通過爭辯實現這一目標,但風險較大。所述的修改除了刪除權利要求或按審查員的建議修改外,不能將權利要求修改后形成新的未審查過的技術方案(例如將說明書中的特征(未在權利要求書中出現過的)加入權利要求中),如果審查員不同意申請人答辯書中的理由,審查員有責任在30天左右發一個體現審查員態度和意見的文件(advisory Action),申請人可以根據advisory的內容決定答復該advisory(+CA/CIP)或放棄答復或提RCE或提Appeal。

 

處理方式

 適用的情形

 優點

 缺點

 注意事項

 直接按審查員的意見修改

 有授權前景(如審查員承認某一項或幾項權利要求有授權前景,但除此之外,原申請文件中無其他可專利性的技術方案)

 可以盡快獲得授權

 授權的保護范圍可能較小而影響應用或主張

 除了刪除權利要求或按審查員的建議修改外,不能將權利要求修改后形成新的未審查過的技術方案(例如將說明書中的特征(未在權利要求書中出現過的)加入權利要求中)

 提RCE

 有授權前景(如審查員承認某一項或幾項權利要求有授權前景,但除此之外,原申請文件中還有其他可專利性的技術方案)

 可以重新撰寫權利要求;申請人在RCE中所加入的請求項,即使超過20項,也不多收官費;費用較CA和CIP少,提交RCE后可直接進入審查階段,相對于CA或者CIP可更快進入審查階段

 需另繳官費;與提CA相比,授權后只有一個專利權

 

 1、在第一種適用的情形下,為保險起見,提交的RCE中可以包括審查員承認的有授權前景的權利要求和重新撰寫的權利要求。  

 2、RCE是原始申請的繼續,僅作為原始申請的一部分。RCE一般是審查員的審查結束,發出Final OA或者原申請可以授權,但還未繳納領證費前提出。  

 3、在final OA后未結案之前,如申請人認為有必要,可多次提出RCE請求。

 若修改,修改后的權利要求有授權前景,如不修改,授權前景微乎其微

 如果答復Final OA或AA時,已離6個月的法定絕限很近,即使答復是在6個月內發出的,但審查員來不及在6個月審查,這樣即使我們的修改能導致授權,審查員也來不及授權。

 根據審查意見答復該final OA,同時提CA,在CA中提交重新撰寫的權利要求

 有授權前景(如審查員承認某一項或幾項權利要求有授權前景,但除此之外,原申請文件中還有其他可專利性的技術方案)

 可以盡快獲得授權,同時,如果CA能獲得授權,會得到兩個專利

 CA相當于另一份申請,按照新申請繳納各項費用;審查周期較長

  1、CA不一定要等到審查員發出Final OA時提出,只要在原申請pending的情況下都可以提出。

 2、CA與原申請的公開內容完全相同。CA說明書不能增加新的內容,權利要求可以與原申請不相同,但是必須與原申請的權利要求涉及相同的主題。通常提出CA的目的是為了申請不同于原始申請的權利要求保護范圍。CA享有原始申請的申請日。

 直接答復Final OA,可以換一種思路和角度陳述自己的理由

 即使修改,權利要求也無授權前景。

 有一次陳述爭辯的機會;答復final OA無需官費

 審查員較難接受final OA中的答辯理由;授權前景甚微

 

 提Appeal

 即使修改,權利要求也無授權前景。若在兩個月內答復Final OA,收到AA后,如果仍然被reject,如果代理人認為答復的理由很充分或者審查員確實犯了錯,可以提先請求Pre-appeal brief conference,再根據審查小組的意見決定是否提Appeal

 Pre-appeal brief conference中的審查小組是由三個人所構成,可以換個審查員審查,相較于RCE,原審查員的偏見較容易得到糾正。提出Pre-appeal brief conference的請求不需要官費,但仍需同時繳交Notice of Appeal的費用。

 不能修改說明書或權利要求書,費用高昂;耗時很長

 appeal最晚在Final OA發文日起6個月(其中三個月后要提交延期費)提交。在2005年7月后,申請人可以提出Pre-appeal brief conference(Pre-appeal brief conference是申請人提出appeal brief前由三人組成的審查小組(the panel)對審查員的final OA進行核校(review),當審查小組(the panel)發現并不需要提出appeal,則便可幫助申請人省去準備appeal brief的時間與花費)。具體操作如下:

 可以先提交Notice of Appeal以及繳費,并在遞交notice of appeal的同時提交啟動Pre-Appeal conference的請求及Pre-Appeal brief(Pre-Appeal brief的長度不能超過5頁,而且應當把論述的重心放在闡述申請人認為的審查員的錯誤上);USPTO必須在接到Pre-appeal brief conference的請求之后45天內做出決定(因此,可幫助申請人節省時間),其可能做出的決定有下列四種:

 1. 該申請案繼續進行訴愿程序(Application remains under appeal) ----即啟動Appeal程序

  2.重啟爭議程序(Prosecution is reopened) ----即由原審查員重新啟動審查程序(該爭議程序啟動后,有可能會直接核準該申請)

 3.核準該申請案(Application is allowed) -----即授權

 4. 此pre-appeal的請求有違反規定的地方,故該請求不予考慮(Request is noncompliant and is dismissed)

  如果決定是第一種情況,則申請人需要在決定發出起的1個月內提交Appeal Brief(類似于arguments),由appeal board決定。

 如果答復Final OA或AA時,已離6個月的法定絕限很近,即使答復是在6個月內發出的,但審查員來不及在6個月審查,這樣即使我們的修改能導致授權,審查員也來不及授權。

 在這種情況下,不但要根據時間的長短繳納一定的延期費,購買足夠的延期,還可以提出Notice of Appeal并且要繳納Appeal Fee。

 提CIP,在CIP中增加新的內容,并針對該新增內容撰寫權利要求

 即使修改,權利要求也無授權前景

 在原申請的申請日之后在原申請的基礎上有做出的改進,在CIP中可以加入;

 可以加入原申請中沒有揭露的特征以及申請不同于原始申請的權利要求保護范圍。

 專利權期限從原申請(母案)的申請日起算20年。

 

 1、CIP不一定要等到審查員發出Final OA時提出,只要在原申請pending的情況下都可以提出。  

 2、CIP可以有兩個有效申請日,一個是原始公開內容的申請日(即原申請的申請日),另一個是新增加內容的申請日,原始公開的內容和新增加部分的申請日分別計算,但專利權期限從原始公開內容的申請日起算20年。

 原申請公開不充分

 請求延長答復期限

 審查員在AA中依職權對申請文件進行了修改,并說明可以用修改的文本給予授權。這種情況下要看AA發出是在什么時候,如果AA發出時已過了免費答辯期,則要根據時間的長短繳納一定的延期費(最多延長到final OA發文起六個月),購買足夠的延期,以使審查員的修改能生效。

 答復AA后可以盡快獲得授權

 需繳納延期費

 無論是答復Final OA還是AA,如果是在final OA的免費答辯期后答復的,均需繳納延期費。

 審查員在AA中說經過某些修改就能授權。這種情況下,如果AA發出時已過了免費答辯期,則要根據時間的長短繳納一定的延期費,購買足夠的延期,還要按審查員意見進行修改。

 

 

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