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專利審查高速路(PPH)制度簡介及其應用

  • 分類:PPH 專利審查
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2016-07-27 00:00
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【概要描述】

專利審查高速路(PPH)制度簡介及其應用

【概要描述】

  • 分類:PPH 專利審查
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  • 發布時間:2016-07-27 00:00
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詳情

隨著全球專利數量的飆升,世界各國家和地區的專利申請量都在飛速增長,各主要國家和地區的專利審查壓力日漸加大。隨著美國AI A的逐步實施,世界第一專利大國將其延續百余年的“先發明制”修改為“一定條件下的先申請制”,標志著世界各國家和地區在專利審查制度和評價標準上有“趨同”的傾向。這意味著各國可以在“獨立審查”的基本原則性框架下在程序上有所突破,于是近年在日本和美國兩大局的極力推進下,P P H制度逐漸形成并得到廣泛應用。

 一、PPH的基本概念和模式

PPH(The Patent Prosecution Highway),中文稱為專利審查高速路,是目前在國際上以雙邊協議或多邊協議形式存在的一種加快協議國之間專利審查的程序性機制。具體來說申請人在首次申請受理局(Office of First Filing, OFF)提交的專利申請中所包含的至少一項或多項權力要求被確定為可授權時,可以向后續申請受理局(Office of SecondFiling, OSF)對后續申請提出加快審查請求。

在這種機制下,當首次申請或較早審查的一國專利局決定授予某項專利時,根據申請人的請求,另一加入PPH的專利局的相應申請在滿足一定條件的情況下,就會進入這種加快審查的機制內。

需要明確的是,PPH并非是各國在實體問題上相互承認審查結果的機制,而僅僅是一種便利申請人的加快審查機制。各國仍舊要對具體的專利申請按照本國專利法進行實質審查或者履行其他的審查程序。

從基本框架上區分,PPH可以分成常規PPH(亦稱普通PPH)和PCT-PPH兩種。前者是以某國家或地區專利局為O F F,其申請的可授權意見為依據,向OSF提出的加快審查請求。而后者是指PCT申請的申請人,從特定的國際檢索單位或國際初步審查單位收到肯定的書面意見或國際初步審查報告,指出其PCT申請中至少有一項權利要求具有可專利性,申請人可以請求有關國家或地區階段的申請加快審查。

對于常規PPH,又可以根據提出OFF申請的不同分為巴黎公約路徑和PCT路徑兩種。對于巴黎公約路徑,是在OFF申請的優先權期限內,以巴黎公約途徑進入到OSF,而后在滿足一定條件下對OSF申請提出加快審查請求。對于PCT路徑,是指OFF申請和OSF申請均是以PCT申請進入國家階段的方式提出的,申請人在滿足一定條件下對OSF申請提出加快審查請求。(如圖1和圖2所示)

以上三種,不管哪種模式,核心原則都是在“首次申請”的授權性意見產生之后,申請人可以向在后申請的國家或地區專利局提出加快申請。

二、PPH的優勢

各國通過PPH機制,可能對申請人具有如下優惠:

(1)審查速度大大加快

根據PPH全球門戶網站所提供的數據,以美國2013年1-6月的數據為例,常規PPH從請求到一通的平均周期為5.8個月,PCT-PP H的這一周期平均為5.6個月,而所有申請(包括PPH和非PPH申請,下同)的這一周期平均為18.8個月;常規PPH從請求到結案的平均周期為11.4個月,PCT-P P H從請求到結案的平均周期為9.9個月,而所有申請的這一周期平均為30.7個月。

(2)申請的可預期性提高

由于加入PPH的各國會充分考慮OFF的檢索結果和肯定性結論,因此,PPH申請雖然并不是各國互認審查結果的機制,但從實際上來講,PPH路徑下專利的授權率會大大提高。根據PPH全球門戶網站所提供的數據,以美國為例,常規PPH的平均授權率為86%,PCT-PPH的平均授權率為88%,而所有申請的平均授權率為53%。

(3)節省申請費用

PPH請求本身不需要或僅需要較少的費用。在目前已經啟動的各國PPH試點項目中,除在KIPO提出PPH請求需要繳納請求費外,在其他各局提出PPH請求均無需繳納PPH請求費。

更重要的是,PPH還可以大大減少申請人的申請費用。原因在于PPH大大減少了通知書發放的次數,因此申請人可以減少答復的次數,由此減少答復過程中相應的律師費、延期費等等各種費用。

此外,從社會的整體利益來說,PPH給各國專利局一個充分互相利用彼此的審查和檢索資源的機會,提高審查效率,減少重復性的工作,抬升授權質量,使得全球的審查資源實現高效、充分地利用。

三、PPH的申請要件

截止2013年9月,SIPO已經和日本、美國、德國、韓國、俄羅斯、丹麥、芬蘭、墨西哥、奧地利、波蘭、新加坡、加拿大等12國之間簽署了PPH的雙邊協議,并且已經啟動試點。其中,我國與日、美、俄、芬、奧、波、墨、丹、韓之間除了常規PPH之外,還可以通過PCT-PPH路徑。10月,還與葡萄牙、西班牙簽署了PPH協議。這意味著中國申請人可以依據協議,向上述國家按照相應的路徑選擇提出PPH請求。PPH請求除需要提交相關文件外,還需要滿足以下基本要求:

(1)PPH請求時機

加入PPH的各國,在請求時機方面的具體規定不盡相同,例如:在日本,要求在提出PPH請求之時,JPO對該申請的審查尚未開始。美國的規定類似于日本,也是要求在提出PPH請求之時USPTO對該申請的審查尚未開始;且臨時申請、植物專利申請、外觀設計申請、復審程序中均不能適用PPH高速路。而在韓國,KIPO規定提交PPH請求時必須已向KIPO提交了審查請求,或者在向KIPO提交PPH請求的同時提交審查請求;PPH加快請求可以在審查尚未啟動之時提出,也可以在審查已經啟動之后提出。至于中國,請求時機方面的規定是:申請必須已經公開;必須在申請已經進入實質審查階段或者在提出實質審查請求的同時提出PPH請求;在提出PPH請求之時SIPO尚未對該申請進行審查。

(2)權利要求需要充分對應

要滿足加快審查的要求,向O S F提出申請的權利要求的范圍必須小于或者等于其對應的、在OF F中被認為可授權或具有可專利性的申請的權利要求的范圍。這種對權利要求“對應”的限定是比較嚴格的,基本上在文字上要完全相同,如果是相似,則僅限于考慮翻譯和權利要求格式造成的差異性。與OF F對應申請中可授權的權利要求相比,OSF申請的權利要求不得引入新的或者不同類型的權利要求。

例如,在美國“疾病的治療方法”這樣的專利是可能獲得保護的,而根據我國的專利法,這種權利要求被認為違反《專利法》第25條的規定而不能被授權。因此,這類權利要求在進入我國時候,往往會被修訂為相應的產品權利要求或產品應用的權利要求,以適應我國的法律實踐。但是這種修改,會被認為不符合PPH申請權利要求“對應”的規定,而不能進行加快審查。

四、PPH的最新發展趨勢

PPH從起初在美、日兩國之間商討到目前越來越多的國家加入,這一新興的制度目前仍在快速發展之中。隨著PPH制度的不斷發展,PPH的模式也在豐富和發展。

例如,PPH MOTTAINAI模式,目前我國僅與加拿大之間存在PPH MOTTAINAI的協議。這種模式突破了“首次申請”原則,符合要求的申請范圍擴大了。在PPH MOTTAINAI模式下,可以基于任一有專利同族申請并簽有協議的專利局的在先審查意見,與申請提交的順序無關,向其他局提出加快審查。這樣做的目的是便于申請人靈活使用且擴大了潛在符合要求的申請范圍。

再如,美國提出了PPH的2.0版本,在此框架下,要求更進一步得到簡化,對用戶更加友好。PPH2.0保留了MOTTAINAI不考慮優先權從而擴大適格性的做法。基于任何參與局的既有工作成果,使用OEE-OLE概念,只要求申請系同一專利族之成員,且說明書支持要求保護的客體。

與我國申請實踐聯系更緊密的是,中、美、歐、日、韓五局于2013年9月下旬在瑞士日內瓦就于2014年1月啟動一項五局聯合專利審查高速路(PPH)試點達成一致。指出對于被五局之一局認定為具有可授權權利要求的申請,在滿足其它條件的情況下,申請人可向其它四局就該申請在其它四局提出的對應待審申請提出加快審查請求。申請人向五局之任意局提出的PPH請求,可基于五局作出的PCT國際階段工作結果或國家/地區的工作成果。

五、PPH對中國企業專利發展的意義

由于PPH極大地縮短了授權時間、大大降低了授權的成本,其對中國的企業在海外的專利布局幫助也是巨大的,特別是針對一些技術更新較快、海外專利申請量較大的企業,PPH路徑的優勢尤為明顯。

但是,也應當意識到:PPH申請在加快速度的同時,限制也很多,特別是申請時機和權利要求的“對應”方面的規定。這些細節決定了:

首先,有一些申請由于喪失了合適的時機而不可能進入PPH通道。例如,中、美、日均規定在其本國的實質審查工作開始之后,就不可以再請求加快。這就要求國內的企業要充分了解我國和其他PPH國家的審查制度,例如利用我國的提前公開進實審制度,加快OF F申請的獲權速度,以保障有充分的時間在其他國家從容進入PPH加快途徑。

其次,PPH要求權利要求書必須前后對應,并且這種對應幾乎是非常嚴格的文字對應,在后申請的權利要求范圍只能同在先申請或者比在先申請小,并且不得引入新的或者不同類型的權利要求。由于各個國家在專利法的規定和審查標準上把握不盡相同,例如美國可以允許疾病的治療方法專利的存在,而在我國則禁止,所以,同樣的技術方案,理論上在全球各個國家或地區獲得的保護范圍并不相同。這樣的話,如果要追求PPH的高速度,隨之而來的就是喪失對權利要求保護范圍在其他國家的更多期待。如果在先申請所獲得的權利要求范圍過窄的話,那么申請PPH加快就會進一步限制其他國家的獲權范圍。

針對以上兩點主要問題,筆者認為中國企業在利用PPH路徑時可以采取的措施有:首先,要對海外布局的專利進行分級制度,特別是對于技術更新較快的行業,專利分級顯得尤為必要。哪些是急需要獲權的,哪些是配合海外產品上市的,對這類專利,應該首先考慮走PPH申請。而對于核心技術專利、底層專利,需要更強調保護范圍的,應當更注重利用各國的審查標準不同而獲得最大的權力范圍。

其次,在首次申請受理局選擇和時限監控上要根據案件的需要做適應性調整。要成功駛入PPH通道,需要通觀全局,把握全球不同國家申請的節奏和順序,兼顧不同的技術方案類型,保證首次申請能盡快得到保護范圍較大的肯定性授權意見,同時其他國家或地區尚未開始實審。這就可能給企業的專利經理人和服務于企業的外部代理人提出了更高的專業要求。

最后,在慎重選擇首次申請的受理局的同時,還要隨時對首次申請的審查意見進行深入分析,判斷該申請未來的走向、獲權的可能性和權利要求可能獲得肯定的范圍的大小,并根據判斷對該申請未來的全球申請策略作出適時地調整。若授權前景較好、可能獲得的授權范圍較大,就應該及時和審查員溝通、加快答復的速度、縮短通知書次數,為PPH申請爭取更多的時間。若首次申請的授權前景不好、可能獲權的范圍又較小時,則應該及時轉變策略,按照普通的途徑進入其他國家,爭取更大的授權范圍。

總之,PPH高速路是隨著全球專利申請量不斷攀升、專利制度逐漸國際化、標準化發展的過程中建立起來的一種新的、有利于申請人的程序性制度,中國申請人應該充分了解這種制度,利用它更好地為自己獲得更豐厚的無形資產。

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