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“走出去”企業必看:三張圖帶你讀懂美國專利IDS的關鍵點

  • 分類:業界資訊
  • 作者:
  • 來源:中國知識產權報
  • 發布時間:2016-07-29 00:00
  • 訪問量:

【概要描述】深圳市韋恩肯知識產權代理有限公司主要從事專利申請、商標注冊、版權登記、知識產權訴訟等業務,以及提供與知識產權有關的法律服務,如:知識產權融資、知識產權交易、知識產權商業戰略性的法律報告等。

“走出去”企業必看:三張圖帶你讀懂美國專利IDS的關鍵點

【概要描述】深圳市韋恩肯知識產權代理有限公司主要從事專利申請、商標注冊、版權登記、知識產權訴訟等業務,以及提供與知識產權有關的法律服務,如:知識產權融資、知識產權交易、知識產權商業戰略性的法律報告等。

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  • 作者:
  • 來源:中國知識產權報
  • 發布時間:2016-07-29 00:00
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美國專利IDS實操的“四項基本原則”

  赴美申請專利的常規作法是委托國內專利代理機構通過國外專利代理機構具體實施,其間不可避免地會遇到美國專利IDS事項。IDS是美國專利法對專利申請人提出的一項特殊義務,即要求專利申請人將自己(包括發明人、受讓人、美國代理人)所知悉的早于其申請專利時間與“可專利性相關”的公開資料,在規定的時間期間內作為IDS提交,以輔助美國專利審查員對該專利進行審查。需要說明的是,這里的“可專利性相關”包括可能影響權利范圍的公開資料,以及可能有助于審查員理解、審查權利范圍的公開資料。

 

  IDS最大特點是同族專利涉及國家、覆蓋數量越多,IDS提交時點越難以預測,從而導致專利申請人管控,難度驟增。專利申請人一旦忽視IDS義務,最嚴重的后果是將會導致專利權無效,可謂一著不慎,滿盤皆輸。

  風險、利益、成本三者似乎總是此消彼長,極難協調。為此我們梳理出“四項基本原則”,力求實現美國專利IDS風險、利益、成本的平衡。

  1.“必交”類IDS,必須提交;

  2.非“必交”類IDS,可不提交,如能搭車“必交”類IDS則提交;

  3.能合并提交IDS的合并提交;

  4.“專利申請人自己收到相關文件的電子郵件發郵日”起30天內提交。

 

  錯失良機遞交IDS帶來1.7—20倍的超額成本

  美國專利IDS的遞交與美國專利申請程序直接相關,可以歸納為四個時間節點,即美國non-final OA發出前、final OA或授權通知發出前、繳費領證前、授權公告后。如圖1所示,IDS提交的時間節點愈晚,IDS引發的官方費用愈高,假如在最晚的第四節點提交IDS,官費將攀升至3000美元。與此同時,相應的專利代理費也會增加。美國專利代理機構的代理費按照付出勞動的小時數計算,計時費高低則取決于代理人的專業水平,市場常見報價在每小時200—600美元之間。

 

  美國專利IDS提交階段示意圖(圖1)

  注:官費可能會有所調整,如涉及相關費用,請查詢最新的官費

  打個簡單的比方,每次IDS產生250-800美元左右的代理費,如果IDS提交時間節點延遲,勢必啟動其它程序性工作,進而產生更多代理費。例如RCE程序一經啟動,將會額外產生約600美金的代理費。這樣算下來,專利申請人如果應對不得法,錯失良機,IDS整體費用將會增加1.7—20倍,甚至更多。

 

  美國專利IDS關鍵點之一:12個公開資料及其理論最佳提交時機

  實踐中到底專利申請人需要提交多少類別的IDS材料?以及什么時間提交最恰當?美國專利法律法規并沒有給出明確的答案。我們把IDS“可專利性相關”的公開資料歸納為兩大類、12個小類,并且用一張圖表注明最佳提交時機。

 

12個公開資料及其理論最佳提交時機(圖2)

  上述12個公開資料,應當在不同階段選擇提交或者不提交,其中 “必交”類IDS,當然必須得提交。而“為了保險而交”類的IDS則需要根據經驗判斷,然后選擇提交或者不提交。

 

  美國專利IDS關鍵點之二:用IDS系統管控模型指引每一次執行

  我們根據美國法律法規結合實踐經驗,從材料類別、同族各國專利審查進度、提交時機和成本費用四個維度,設計出“美國專利IDS系統管控模型”,全局指導IDS提交所有事項。

  圖3以“中國專利申請—>PCT申請—>外國專利申請”的專利申請途徑為例,并且外國專利申請地為美國、歐專局、日本、韓國等主要國家和地區為例進行解析。

  考慮到IDS實操中的每一種情形,圖3中的每個“●”“”“”代表著一次潛在IDS提交時間點,而每提交一次IDS意味著產生一次費用,代理費和/或官費。

  當同一橫行中出現 “”與“”時,只會擇一發生,基于降低成本的考慮,應當讓“”發生而避免“”發生。

  同一豎列標記“”時,應對策略是能合并提交IDS,應當合并提交。原因是依據各國專利審查程序周期來推斷,它們很有可能在相近時間內一起發生。同理,每一豎列中標記“”的材料,能合并提交IDS也應合并提交。

  另外,通常情況下最右側的豎列IDS不會發生,實踐中主要只有當專利權人計劃提起專利侵權訴訟時才會涉及提交IDS。

 

  美國專利IDS系統管控模型(圖3)

  美國專利IDS關鍵點之三:專利申請人自知道日起30天內予以提交

  美國特有的專利事項——專利保護期限調整(Patent Term Adjust,簡稱PTA)可以讓專利申請人獲得超出20年的專利保護期,那么它與IDS是什么關系?給出的答案是“專利申請人自己收到相關文件的電子郵件發郵日”起30天內提交IDS,將有助于獲得更加有利的PTA。原因分析如下:

  1.由于美國non-final OA、final OA或授權通知時間,尤其是non-final OA發生時間不受專利申請人控制。所以,經常發生專利申請人收到其它國家同族專利OA后,很快接到美國發來OA或授權通知。在這種情況下,根據圖1、圖3可以看出,若專利申請人應對IDS不及時,則會導致IDS升檔而帶來更高的費用;

  2.美國專利IDS制度規定自“知道日”起3個月內提交IDS,而PTA制度規定,假如IDS提交日晚于non-final OA且在“知道日”起30天后,則超出“知道日”起30天的部分,會讓美國專利商標局認定為專利申請人延誤而從PTA中減掉。這相當于原本能夠獲得專利保護期限的延長,卻因為專利申請人延誤而縮短。

  因為PTA的細節計算方式并未成為法條,所以當專利申請人基于美國專利商標局計算出的PTA而發起申訴來爭取自己的保護期限利益時,又會引發新一輪費用的產生。假如再進一步期望通過訴訟途徑申訴,那么高昂的美國訴訟成本將令中國專利申請人難以承受。

3.所謂的“知道日”,是指專利申請人、發明人或美國專利代理機構的“知道日”,以最早時間為準。比如歐洲同族專利OA引發IDS,中國專利申請人最容易提供的“知道日”證據是自己收到歐洲OA的電子郵件上記錄的發郵日期。

 

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